Quando un’impresa sviluppa un nuovo prodotto, una delle domande che dovrebbe porsi prima di iniziare la produzione o di immetterlo sul mercato è se quella soluzione possa interferire con brevetti appartenenti ad altri soggetti.
È proprio a questa domanda che cerca di rispondere una Freedom to Operate, comunemente indicata con l’acronimo FTO, conosciuta anche come analisi o ricerca di libertà di attuazione.
La questione assume particolare importanza quando l’impresa ha già investito o sta per investire somme rilevanti nella progettazione, nell’industrializzazione, nella produzione o nella commercializzazione di un nuovo prodotto. Scoprire soltanto dopo il lancio che una determinata soluzione tecnica può ricadere nell’ambito di protezione di un brevetto altrui può infatti esporre l’impresa a una contestazione per contraffazione e, soprattutto, compromettere investimenti già effettuati.
Per questa ragione considero la Freedom to Operate uno degli strumenti più importanti di prevenzione del rischio brevettuale.
Che cos’è una Freedom to Operate
La Freedom to Operate (FTO) è un’attività di ricerca e analisi finalizzata a verificare se la produzione, l’utilizzazione o la commercializzazione di un determinato prodotto, procedimento o soluzione tecnologica possa interferire con diritti di proprietà industriale appartenenti a terzi e, in particolare, con brevetti efficaci nei Paesi nei quali l’impresa intende operare.
Non si tratta semplicemente di cercare se esista su Internet o nelle banche dati brevettuali qualcosa di simile al prodotto che si vuole commercializzare.
L’aspetto più delicato di una FTO è comprendere che cosa sia effettivamente protetto dai brevetti individuati e se il prodotto dell’impresa possa ricadere nel loro ambito di protezione.
Questo richiede un’analisi delle rivendicazioni brevettuali e delle caratteristiche tecniche del prodotto, oltre alla verifica dello status giuridico e dell’efficacia territoriale dei titoli potenzialmente rilevanti.
Avere un brevetto non significa necessariamente essere liberi di commercializzare il prodotto
È un equivoco piuttosto frequente.
Un’impresa può avere ottenuto un brevetto sul proprio prodotto e, nonostante ciò, non essere necessariamente libera di commercializzarlo.
La ragione deriva dalla differenza tra brevettabilità e libertà di attuazione.
Quando si effettua una ricerca di anteriorità finalizzata al deposito di un brevetto, si cerca principalmente di verificare se l’invenzione presenti i requisiti necessari per ottenere la protezione brevettuale.
Con una Freedom to Operate la domanda è diversa. Occorre verificare se l’attuazione commerciale di quel prodotto possa interferire con un diritto brevettuale appartenente a un altro soggetto.
Le due analisi non devono quindi essere confuse.
Un prodotto può contenere una soluzione innovativa e brevettabile e, nello stesso tempo, utilizzare una tecnologia più ampia già protetta da un brevetto precedente.
Come sapere se un prodotto viola un brevetto
La presenza di un brevetto che descrive un prodotto apparentemente simile non significa automaticamente che vi sia contraffazione.
Allo stesso modo, il fatto che sul mercato non esista un prodotto identico non consente di concludere che vi sia libertà di commercializzazione.
Nell’analisi brevettuale ciò che assume particolare rilevanza è l’ambito di protezione determinato dalle rivendicazioni.
Per questo motivo, quando viene individuato un brevetto potenzialmente interferente, occorre mettere a confronto le caratteristiche tecniche della soluzione che l’impresa intende commercializzare con gli elementi che definiscono l’ambito di protezione del titolo.
È questa una delle differenze fondamentali tra una semplice ricerca brevettuale e una vera analisi Freedom to Operate.
Quando è opportuno effettuare una ricerca FTO
La Freedom to Operate dovrebbe essere effettuata possibilmente prima di sostenere i costi più rilevanti per l’industrializzazione e prima dell’immissione del prodotto sul mercato.
In progetti tecnologicamente complessi può essere utile iniziare l’analisi già durante la fase di ricerca e sviluppo.
Individuare tempestivamente un brevetto potenzialmente interferente lascia infatti all’impresa maggiori possibilità di intervenire sul progetto. Quando, invece, sono già stati realizzati gli impianti, avviata la produzione, stipulati contratti con distributori o effettuati investimenti commerciali significativi, le conseguenze di una possibile interferenza brevettuale possono diventare molto più rilevanti.
L’analisi FTO può essere particolarmente importante anche quando un’impresa intende entrare in un nuovo mercato estero, acquisire una tecnologia, ottenere un finanziamento, concludere un accordo di licenza o affrontare un’operazione di investimento o acquisizione.
La Freedom to Operate deve essere effettuata Paese per Paese
Un altro aspetto che viene talvolta sottovalutato riguarda la territorialità dei brevetti.
Non esiste, in termini generali, una libertà di attuazione valida indistintamente in tutto il mondo.
Un brevetto può produrre effetti in Italia e non in un altro Stato oppure una stessa invenzione può essere protetta attraverso differenti titoli appartenenti alla medesima famiglia brevettuale in più Paesi.
Una corretta analisi FTO internazionale deve quindi partire dai mercati concretamente interessati dal progetto, considerando sia i Paesi nei quali il prodotto viene realizzato sia quelli nei quali viene commercializzato.
Per un’impresa italiana che intenda produrre in Italia e vendere, ad esempio, in Germania, Francia e Stati Uniti, la ricerca dovrà essere impostata tenendo conto delle diverse aree territoriali interessate.
Cosa accade se viene individuato un brevetto potenzialmente interferente
L’individuazione di un brevetto rilevante non significa necessariamente che il progetto debba essere abbandonato.
È proprio in questa fase che l’analisi giuridica assume particolare importanza.
Occorre innanzitutto verificare se il brevetto sia effettivamente in vigore nei Paesi interessati e quale sia la reale estensione delle sue rivendicazioni. Può essere necessario esaminarne la storia, la famiglia brevettuale e, quando rilevante, valutare anche la solidità del titolo rispetto allo stato della tecnica precedente.
In altri casi può essere possibile intervenire sul prodotto modificando determinate caratteristiche tecniche in modo da sviluppare una soluzione alternativa che non interferisca con il brevetto individuato. È la strategia comunemente definita design around.
In altre situazioni può essere invece opportuno valutare un accordo di licenza con il titolare del brevetto.
La Freedom to Operate non serve quindi soltanto a stabilire se esista un rischio, ma può diventare uno strumento per decidere come sviluppare e commercializzare una tecnologia riducendo il rischio brevettuale.
Una Freedom to Operate può escludere completamente ogni rischio
Ritengo importante chiarire anche questo aspetto.
Una seria analisi FTO non dovrebbe essere presentata come una certificazione assoluta dell’inesistenza di qualsiasi brevetto interferente.
Le ricerche brevettuali hanno inevitabilmente dei limiti. Basti considerare che una domanda di brevetto non viene normalmente resa pubblica immediatamente dopo il deposito e può quindi esistere, al momento della ricerca, una domanda non ancora accessibile nelle banche dati pubbliche.
L’obiettivo di una Freedom to Operate è quindi quello di individuare e valutare il rischio sulla base delle informazioni disponibili, della tecnologia esaminata e dei Paesi oggetto dell’indagine, consentendo all’impresa di assumere una decisione industriale maggiormente consapevole.
Freedom to Operate per imprese, startup e progetti industriali
Nella mia esperienza professionale ritengo che la verifica della libertà di attuazione sia particolarmente importante quando il prodotto rappresenta un investimento significativo per l’impresa.
Quanto maggiore è l’investimento necessario per arrivare sul mercato, tanto più può essere opportuno verificare preventivamente l’esistenza di brevetti appartenenti a concorrenti o ad altri operatori del settore.
Questo vale per le imprese industriali che sviluppano nuovi prodotti, ma anche per startup tecnologiche, spin-off, centri di ricerca e società coinvolte in operazioni di acquisizione o investimento.
La presenza di un brevetto interferente può infatti incidere non soltanto sulla possibilità di commercializzare un prodotto, ma anche sulla valutazione economica di una tecnologia o di un’impresa che su quella tecnologia basa il proprio sviluppo.
Freedom to Operate e due diligence brevettuale
L’analisi della libertà di attuazione assume per questo motivo un ruolo importante anche nell’ambito di una IP due diligence.
Un investitore interessato a finanziare una startup tecnologica oppure un’impresa intenzionata ad acquisire una società dovrebbe verificare non soltanto quali brevetti possieda la società target, ma anche se la tecnologia sulla quale si fonda il relativo business possa essere liberamente sfruttata nei mercati di interesse.
Il valore di un brevetto e la libertà di sfruttare commercialmente una tecnologia sono infatti questioni differenti.
In operazioni industriali particolarmente rilevanti questa distinzione può assumere un’importanza decisiva.
L’assistenza dello Studio Legale Sisto nelle analisi Freedom to Operate
Lo Studio Legale Sisto si occupa da oltre 25 anni di proprietà industriale, brevetti, marchi, design e tutela dell’innovazione, assistendo imprese italiane e straniere nella protezione e nella difesa dei propri diritti di proprietà industriale.
Nell’ambito di una Freedom to Operate, l’attività dello Studio è finalizzata non soltanto all’individuazione dei brevetti potenzialmente rilevanti, ma soprattutto alla loro valutazione sotto il profilo giuridico e all’analisi del rischio connesso alla produzione e commercializzazione del prodotto.
L’esame può riguardare la tecnologia, le rivendicazioni dei brevetti individuati, il loro status giuridico, l’estensione territoriale della protezione e il confronto con le caratteristiche tecniche del prodotto che l’impresa intende realizzare.
Quando emergono possibili interferenze, l’attività prosegue con la valutazione delle soluzioni concretamente percorribili e della strategia più adeguata rispetto al progetto industriale.
Lo Studio opera da Salerno, Napoli e Milano, assistendo imprese su tutto il territorio nazionale e in progetti di proprietà industriale con dimensione internazionale.
Prima di commercializzare un nuovo prodotto è opportuno conoscere il rischio brevettuale
Un’analisi effettuata prima dell’industrializzazione può avere un costo estremamente contenuto rispetto alle conseguenze che possono derivare dalla necessità di modificare o ritirare un prodotto quando è già stato immesso sul mercato.
Per questo motivo, quando un’impresa sta sviluppando una nuova tecnologia o si prepara a commercializzare un nuovo prodotto, è opportuno valutare tempestivamente se sia necessaria una ricerca Freedom to Operate.
Lo Studio Legale Sisto assiste imprese, startup e operatori industriali nella ricerca e nell’analisi di brevetti di terzi, nella valutazione della libertà di attuazione e del rischio di contraffazione brevettuale e nella definizione delle strategie necessarie per proteggere e commercializzare l’innovazione.
Prima di investire nella produzione o nel lancio di un nuovo prodotto è possibile richiedere allo Studio una valutazione preliminare per definire il perimetro dell’analisi Freedom to Operate.
Domande frequenti sulla Freedom to Operate (FTO)
Che cos’è una Freedom to Operate?
La Freedom to Operate (FTO), detta anche analisi di libertà di attuazione, è un’attività di ricerca e valutazione finalizzata a verificare se la produzione, l’utilizzazione o la commercializzazione di un prodotto o di una tecnologia possa interferire con brevetti di terzi efficaci nei Paesi nei quali l’impresa intende operare.
Come posso sapere se il mio prodotto viola un brevetto?
Per verificare se un prodotto possa violare un brevetto non è sufficiente cercare prodotti simili. Occorre individuare i brevetti potenzialmente rilevanti, verificare se siano efficaci nel territorio interessato e confrontare le caratteristiche tecniche del prodotto con l’ambito di protezione determinato dalle rivendicazioni brevettuali. È questo uno degli obiettivi principali di un’analisi Freedom to Operate.
Se il mio prodotto è brevettato posso commercializzarlo liberamente?
Non necessariamente. Il fatto che un prodotto o una sua caratteristica siano brevettati non significa automaticamente che il prodotto possa essere commercializzato senza interferire con brevetti anteriori appartenenti a terzi. Brevettabilità e libertà di attuazione sono due questioni differenti.
Qual è la differenza tra ricerca di anteriorità e Freedom to Operate?
La ricerca di anteriorità viene normalmente effettuata per individuare documenti anteriori rilevanti rispetto alla novità e all’attività inventiva di un’invenzione. La Freedom to Operate, invece, è finalizzata a individuare brevetti di terzi che potrebbero interferire con la produzione o commercializzazione del prodotto nei mercati interessati.
Quando conviene effettuare una ricerca Freedom to Operate?
È opportuno effettuare una ricerca FTO prima di avviare la produzione e prima dell’immissione sul mercato, possibilmente quando il prodotto è ancora in una fase nella quale possono essere apportate modifiche tecniche. Nei progetti più complessi l’analisi può essere iniziata durante la fase di ricerca e sviluppo e successivamente aggiornata.
La Freedom to Operate deve essere effettuata prima o dopo il deposito del brevetto?
Non esiste una regola valida per ogni progetto. Il momento nel quale effettuare l’analisi dipende dallo stato di sviluppo della tecnologia, dai mercati interessati e dagli investimenti programmati. In ogni caso, depositare un proprio brevetto non sostituisce la verifica della libertà di attuazione rispetto ai brevetti di terzi.
Cosa succede se durante una FTO viene trovato un brevetto simile al mio prodotto?
La presenza di un brevetto relativo a una tecnologia simile non significa automaticamente che il prodotto non possa essere commercializzato. È necessario verificare l’effettivo ambito di protezione delle rivendicazioni, lo status del brevetto e la sua efficacia territoriale e confrontarli con le caratteristiche tecniche del prodotto. Solo dopo questa analisi può essere valutata la possibile interferenza.
Cosa posso fare se un brevetto di un concorrente interferisce con il mio prodotto?
Le possibili strategie dipendono dal caso concreto. Può essere valutata una modifica tecnica del prodotto attraverso una soluzione di design around, un eventuale accordo di licenza, l’effettiva portata delle rivendicazioni oppure, quando ne ricorrano i presupposti, la validità del brevetto rispetto allo stato della tecnica anteriore.
Una Freedom to Operate garantisce che non riceverò contestazioni per contraffazione?
No. Una FTO non può garantire in termini assoluti l’assenza di qualsiasi rischio brevettuale. L’analisi consente di individuare e valutare, sulla base delle informazioni accessibili al momento della ricerca e del perimetro territoriale e tecnologico definito, i brevetti potenzialmente rilevanti e il conseguente rischio per l’impresa.
La Freedom to Operate vale in tutti i Paesi?
No. I brevetti hanno carattere territoriale. Una Freedom to Operate deve quindi essere valutata rispetto ai singoli Paesi di interesse, considerando dove il prodotto viene realizzato e i mercati nei quali viene commercializzato o si intende commercializzarlo.
Quanto costa una ricerca Freedom to Operate?
Il costo di un’analisi Freedom to Operate dipende dalla complessità della tecnologia, dall’ampiezza della ricerca, dal numero dei brevetti da approfondire e dai Paesi nei quali deve essere verificata la libertà di attuazione. Per questo motivo è opportuno effettuare preliminarmente un esame del prodotto e degli obiettivi commerciali dell’impresa, così da definire il perimetro dell’attività e il relativo preventivo.
Come richiedere una Freedom to Operate allo Studio Legale Sisto?
L’impresa può sottoporre allo Studio Legale Sisto una descrizione del prodotto o della tecnologia, indicando lo stato di sviluppo del progetto e i principali Paesi nei quali intende produrre o commercializzare. Dopo una valutazione preliminare sarà possibile definire il perimetro della ricerca Freedom to Operate e dell’analisi del rischio di contraffazione brevettuale.