La contraffazione di un marchio o di un brevetto può compromettere in tempi molto rapidi il valore di un’impresa, la sua posizione sul mercato e gli investimenti effettuati per costruire un’identità commerciale o sviluppare un’innovazione.
Allo stesso modo, ricevere una diffida o essere citati in giudizio per presunta contraffazione richiede una difesa immediata e tecnicamente strutturata: il fatto che un concorrente sia titolare di un marchio o di un brevetto non significa, infatti, che la contestazione formulata sia necessariamente fondata.
Lo Studio Legale Sisto, specializzato in proprietà industriale e intellettuale, assiste imprese, imprenditori e titolari di diritti IP nelle controversie relative a marchi, brevetti, design, segni distintivi e concorrenza sleale, dalla fase della diffida e della negoziazione sino ai procedimenti cautelari e ai giudizi dinanzi alle Sezioni Specializzate in materia di Impresa.
La strategia viene definita dopo l’analisi del titolo, dell’effettiva interferenza, delle prove disponibili e del rischio processuale.
Contraffazione di marchio: quando è possibile agire contro un concorrente
La contraffazione non sussiste esclusivamente quando un concorrente riproduce in maniera identica un marchio registrato.
La tutela può operare anche nei confronti dell’utilizzazione di un segno simile quando, considerate le circostanze rilevanti e i prodotti o servizi interessati, ricorra un rischio di confusione per il pubblico, compreso il rischio di associazione tra i segni.
La valutazione deve essere complessiva.
In una controversia relativa alla contraffazione di un marchio occorre quindi esaminare almeno:
– il marchio anteriore e la sua effettiva estensione di tutela;
– i prodotti e servizi rivendicati;
– i prodotti o servizi per i quali viene utilizzato il segno contestato;
– l’identità o affinità merceologica;
– il pubblico di riferimento e il suo grado di attenzione;
– il carattere distintivo del marchio anteriore;
– gli elementi distintivi e dominanti dei segni;
– la somiglianza visiva;
– la somiglianza fonetica;
– la somiglianza concettuale;
– l’eventuale rinomanza del marchio;
– il rischio complessivo di confusione o associazione.
La somiglianza non deve quindi essere valutata isolando arbitrariamente singole lettere, parole o elementi grafici.
È l’impressione complessiva prodotta dai segni, unitamente agli altri fattori giuridicamente rilevanti, a determinare la fondatezza della contestazione.
Ho scoperto che qualcuno utilizza il mio marchio: cosa devo fare?
La prima reazione non dovrebbe essere l’invio immediato di una diffida standard.
Prima di contestare formalmente la contraffazione è necessario verificare che cosa è stato utilizzato, da chi, da quando, per quali prodotti o servizi e attraverso quali canali commerciali.
Occorre inoltre cristallizzare le prove.
A seconda del caso, possono assumere rilievo: siti internet, marketplace, social network, campagne pubblicitarie, cataloghi, confezioni, fotografie dei prodotti, materiale promozionale, fatture e documenti commerciali, partecipazioni a fiere, domini internet e utilizzo del segno nella pubblicità online.
Parallelamente deve essere verificato il diritto che si intende azionare.
Registrazione, titolarità, territorio, classi rivendicate, prodotti e servizi, rinnovi, uso effettivo del marchio e possibili cause di nullità o decadenza possono incidere sulla strategia processuale.
Solo dopo questa verifica è possibile stabilire se procedere mediante diffida per contraffazione, negoziazione, procedimento amministrativo, azione cautelare o giudizio ordinario.
Diffida per contraffazione del marchio
Una diffida efficace non consiste nella semplice intimazione a “cessare immediatamente ogni utilizzo”.
Deve essere costruita sul caso concreto.
Occorre individuare con precisione il diritto azionato, descrivere la condotta contestata, indicare le ragioni dell’interferenza e formulare richieste coerenti con la posizione giuridica del titolare.
Una contestazione eccessivamente aggressiva, fondata su un titolo debole o su un’analisi incompleta, può esporre il titolare a una reazione della controparte.
Prima della diffida lo Studio verifica pertanto sia la posizione dell’autore della contestazione sia le possibili difese dell’impresa destinataria.
Hai ricevuto una diffida per contraffazione di marchio?
Ricevere una diffida non significa avere commesso una contraffazione.
Prima di modificare il marchio, ritirare prodotti dal mercato, eliminare materiale pubblicitario o sottoscrivere impegni nei confronti della controparte è necessario verificare la fondatezza giuridica delle pretese ricevute.
La difesa deve partire da alcune domande precise:
il marchio invocato è valido?
è effettivamente opponibile?
per quali prodotti e servizi è registrato?
è soggetto all’onere della prova dell’uso?
quanto è distintivo?
i prodotti e servizi sono realmente identici o affini?
i segni sono effettivamente confondibili?
esistono diritti anteriori della nostra impresa?
esistono cause di nullità o decadenza del titolo avversario?
Una corretta analisi può condurre alla contestazione integrale della diffida oppure consentire di individuare una soluzione negoziale economicamente più conveniente rispetto al contenzioso.
Marchi, nomi a dominio, Google e concorrenza sleale online
Una parte sempre più significativa delle controversie sui segni distintivi nasce su internet.
La condotta contestata può riguardare non soltanto il marchio apposto fisicamente sul prodotto, ma anche l’utilizzo di segni altrui all’interno di:
nomi a dominio, siti web, pagine commerciali, annunci pubblicitari, marketplace, metadati e sistemi di indicizzazione online.
In presenza di tali condotte deve essere verificato non soltanto il diritto dei marchi, ma anche se il comportamento integri concorrenza sleale confusoria, appropriazione di pregi o altre fattispecie anticoncorrenziali.
Particolare attenzione richiedono le strategie digitali finalizzate a intercettare utenti che stanno cercando online un’impresa concorrente.
Il confine tra legittima concorrenza digitale e illecito utilizzo dei segni distintivi altrui deve essere valutato sulla base delle concrete modalità di utilizzo del segno e degli effetti prodotti sul pubblico.
Contenzioso brevettuale: come si accerta la contraffazione di un brevetto
Il contenzioso brevettuale richiede una metodologia diversa rispetto alle controversie sui marchi.
Due prodotti possono apparire simili e non interferire sotto il profilo brevettuale.
Al contrario, un prodotto apparentemente differente può utilizzare una soluzione tecnica ricadente nell’ambito di protezione del brevetto.
Il punto di partenza è costituito dalle rivendicazioni.
Sono queste a delimitare il perimetro giuridico della protezione conferita dal brevetto, interpretate alla luce della descrizione e dei disegni secondo i criteri applicabili.
L’analisi di contraffazione richiede pertanto il confronto tra ciascuna caratteristica tecnicamente rilevante della rivendicazione azionata e il prodotto o procedimento contestato.
Claim chart: il confronto tra brevetto e prodotto contestato
Nelle controversie brevettuali è particolarmente utile strutturare il confronto mediante una vera e propria claim chart.
La rivendicazione viene scomposta nei suoi elementi tecnici e ciascun elemento viene confrontato con le caratteristiche del prodotto accusato di contraffazione.
L’analisi consente di individuare:
- gli elementi della rivendicazione presenti nel prodotto;
- gli elementi assenti;
- gli elementi sostituiti da soluzioni tecniche differenti;
- i punti sui quali può sorgere una questione di equivalenza.
Questo metodo consente di evitare valutazioni fondate sulla mera somiglianza esteriore tra i prodotti.
Contraffazione per equivalenti
La mancata riproduzione letterale di un elemento della rivendicazione non chiude necessariamente l’analisi.
Occorre verificare se la diversa soluzione tecnica adottata dal concorrente possa comunque ricadere nell’ambito di protezione secondo la disciplina della contraffazione per equivalenti.
È uno degli aspetti più complessi del diritto brevettuale.
La questione deve essere affrontata attraverso l’interpretazione delle rivendicazioni, della descrizione, della soluzione tecnica protetta e delle caratteristiche effettivamente implementate nel prodotto contestato.
Sono stato accusato di violare un brevetto: come posso difendermi?
La difesa non deve limitarsi a sostenere che il proprio prodotto è diverso.
Quando un brevetto viene azionato contro un’impresa devono essere condotte parallelamente almeno due verifiche:
prima verifica: esiste realmente contraffazione?
seconda verifica: il brevetto azionato è valido?
La seconda può essere decisiva.
Un brevetto concesso può infatti essere contestato giudizialmente quando non possiede i requisiti richiesti dalla legge.
La ricerca delle anteriorità e l’analisi dello stato della tecnica possono quindi diventare strumenti centrali della strategia difensiva.
Nullità del brevetto: novità e attività inventiva
Una contestazione di validità richiede una ricerca e un’analisi tecnicamente strutturate.
Occorre ricostruire lo stato della tecnica rilevante alla data pertinente e verificare, tra l’altro, i requisiti di novità e attività inventiva.
L’individuazione di un documento anteriore particolarmente rilevante può incidere sulla validità delle rivendicazioni azionate.
L’analisi dell’attività inventiva richiede invece di stabilire se, alla luce dello stato della tecnica, la soluzione rivendicata risultasse o meno evidente per il tecnico del ramo.
Nel contenzioso brevettuale, pertanto, la ricerca di anteriorità non costituisce un’attività accessoria: può diventare il fulcro della difesa.
CTU e consulente tecnico nelle cause di brevetto
Le controversie brevettuali coinvolgono frequentemente questioni scientifiche e ingegneristiche che richiedono specifiche competenze tecniche.
Il Giudice può disporre una Consulenza Tecnica d’Ufficio.
La fase peritale deve essere gestita in stretta collaborazione tra avvocato e consulente tecnico di parte.
Rivestono particolare importanza l’individuazione delle questioni tecniche realmente controverse, l’esame delle rivendicazioni, la selezione delle anteriorità, la predisposizione delle osservazioni tecniche e l’analisi delle conclusioni del CTU.
La strategia legale e quella tecnica non possono procedere separatamente.
Provvedimenti urgenti per contraffazione di marchi e brevetti
Quando la violazione è in corso, attendere l’esito di un ordinario giudizio di merito può determinare conseguenze economiche rilevanti.
Il Codice della Proprietà Industriale prevede specifici strumenti cautelari e misure destinate a tutelare tempestivamente il titolare.
A seconda della fattispecie possono assumere rilievo strumenti finalizzati alla conservazione della prova dell’illecito e all’interruzione della condotta contestata.
L’azione cautelare richiede tuttavia una preparazione particolarmente accurata.
Il ricorso deve consentire al Giudice di comprendere rapidamente il diritto azionato, la condotta contestata, la fondatezza della pretesa e le ragioni dell’urgenza.
Risarcimento del danno per contraffazione
La cessazione della contraffazione non esaurisce necessariamente la tutela.
La violazione di un diritto di proprietà industriale può determinare conseguenze economiche che devono essere ricostruite e provate nel giudizio.
L’art. 125 del Codice della Proprietà Industriale disciplina il risarcimento del danno e contempla criteri specificamente rilevanti nel settore.
Nella ricostruzione economica possono assumere rilievo le conseguenze negative subite dal titolare, il mancato guadagno e gli utili realizzati dall’autore della violazione.
La norma contempla inoltre la retroversione degli utili, nei presupposti e secondo i criteri previsti dalla disciplina applicabile.
Per tale ragione l’impostazione della domanda economica deve iniziare già nella fase istruttoria della controversia e non essere rinviata alla conclusione del giudizio.
Concorrenza sleale e proprietà industriale
Una controversia tra imprese non sempre si esaurisce nella contraffazione di un titolo registrato.
L’art. 2598 c.c. tutela l’imprenditore anche contro determinate condotte concorrenziali illecite.
Possono assumere rilievo, a seconda del caso, l’utilizzazione di nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione, l’imitazione servile, l’appropriazione di pregi e gli ulteriori comportamenti contrari ai principi della correttezza professionale idonei a danneggiare l’altrui azienda.
Marchio e concorrenza sleale devono tuttavia essere analizzati come fattispecie autonome, verificando separatamente i relativi presupposti.
Quale Tribunale decide le cause su marchi e brevetti?
Le controversie in materia di proprietà industriale rientrano nella competenza delle Sezioni Specializzate in materia di Impresa individuate dalla legge.
L’individuazione del Tribunale territorialmente competente deve essere effettuata sulla base della singola controversia.
Non è corretto presumere automaticamente che sia competente il Tribunale della città nella quale ha sede il titolare del marchio o del brevetto.
Il foro deve essere verificato prima dell’instaurazione della causa considerando le parti, la domanda proposta, il luogo dell’illecito e gli ulteriori criteri previsti dalla disciplina processuale applicabile.
Studio Legale Sisto: assistenza nelle cause per marchi, brevetti e proprietà industriale
Lo Studio Legale Sisto – Proprietà Industriale e Intellettuale presta assistenza a imprese e imprenditori nelle controversie aventi ad oggetto:
contraffazione di marchi;
contraffazione di brevetti;
nullità e decadenza dei marchi;
nullità dei brevetti;
design e modelli;
segni distintivi;
denominazioni sociali;
nomi a dominio;
concorrenza sleale;
imitazione servile;
diffide in materia di proprietà industriale;
procedimenti cautelari;
risarcimento dei danni;
retroversione degli utili.
L’assistenza comprende sia la tutela del titolare del diritto sia la difesa dell’impresa accusata di contraffazione.
Questa distinzione è fondamentale.
Prima di intraprendere una causa occorre infatti stabilire non soltanto se esista astrattamente un diritto, ma quale sia la probabilità concreta di farlo valere con successo e quali contestazioni possano essere formulate dalla controparte.
Hai un problema di contraffazione? Richiedi l’analisi del caso
Se un concorrente utilizza il tuo marchio, commercializza un prodotto che ritieni interferente con il tuo brevetto oppure imita sistematicamente i tuoi prodotti, è necessario verificare tempestivamente quali strumenti di tutela siano concretamente utilizzabili.
Allo stesso modo, se hai ricevuto una diffida per contraffazione di marchio o brevetto, non assumere impegni nei confronti della controparte prima di avere verificato la validità, l’estensione e l’effettiva opponibilità del diritto invocato.
Lo Studio Legale Sisto esamina il titolo, la documentazione disponibile, la condotta contestata e le possibili strategie giudiziali e stragiudiziali.
Contatta lo Studio Legale Sisto per sottoporre il caso a una valutazione preliminare.
FAQ
Cosa fare se qualcuno usa il mio marchio?
Occorre innanzitutto acquisire le prove dell’utilizzo e verificare il marchio registrato, la sua titolarità, i prodotti e servizi protetti e il grado di somiglianza con il segno contestato. Successivamente può essere valutato l’invio di una diffida o, quando ricorrono i presupposti, l’avvio di un procedimento cautelare o di merito.
Quando due marchi sono considerati confondibili?
La valutazione dipende dalla somiglianza visiva, fonetica e concettuale dei segni, dal carattere distintivo del marchio anteriore, dall’identità o affinità dei prodotti e servizi, dal pubblico di riferimento e dagli altri fattori rilevanti. Il rischio di confusione viene valutato complessivamente secondo un principio di interdipendenza tra i diversi fattori.
Posso fare causa se il concorrente non usa un marchio identico al mio?
Sì. L’identità non costituisce un requisito necessario in ogni fattispecie di contraffazione. Anche l’utilizzo di un segno simile può essere illecito quando ricorrono i presupposti previsti dalla disciplina dei marchi, in particolare quando sussiste un rischio di confusione del pubblico.
Cosa fare quando ricevo una diffida per contraffazione?
È necessario verificare il titolo invocato, la sua validità e opponibilità, l’estensione della protezione e l’effettiva interferenza tra i segni o le soluzioni tecniche. Non è consigliabile riconoscere la violazione o assumere obblighi verso la controparte prima di questa verifica.
Come si stabilisce se un prodotto viola un brevetto?
Il prodotto deve essere confrontato con le rivendicazioni del brevetto. Occorre verificare se le caratteristiche tecniche rivendicate siano riprodotte dal prodotto contestato e valutare, quando necessario, anche il problema dell’equivalenza.
Un brevetto registrato può essere dichiarato nullo?
Sì. La concessione del brevetto non impedisce che la sua validità venga successivamente contestata. Nel contenzioso assumono particolare importanza l’analisi dei requisiti di brevettabilità e la ricerca dello stato della tecnica anteriore.
Posso chiedere il risarcimento dei danni per contraffazione?
In presenza dei relativi presupposti, il titolare può chiedere il risarcimento del danno derivante dalla violazione del diritto di proprietà industriale. L’art. 125 del Codice della Proprietà Industriale disciplina i criteri applicabili e la retroversione degli utili.
Quale avvocato si occupa di contraffazione di marchi e brevetti?
Le controversie in materia richiedono competenze specifiche nel diritto della proprietà industriale e nel relativo contenzioso. È opportuno affidare la pratica a un avvocato che svolga attività specifica in materia di marchi, brevetti, concorrenza sleale e procedimenti dinanzi alle Sezioni Specializzate in materia di Impresa.