Molti imprenditori italiani ritengono che la registrazione del marchio in Italia sia sufficiente per proteggere il proprio brand ovunque nel mondo. In realtà, il diritto dei marchi è fondato sul principio della territorialità: un marchio registrato in Italia produce effetti principalmente nel territorio italiano e non garantisce automaticamente alcuna tutela negli altri Paesi.
Questo è uno degli errori più frequenti e pericolosi che imprese, startup e titolari di e-commerce commettono quando iniziano a vendere prodotti o servizi all’estero.
Ogni anno numerose aziende scoprono che il proprio marchio è stato registrato da terzi in altri Paesi, con conseguenze che possono compromettere piani di espansione internazionale, esportazioni e attività commerciali online.
Perché il marchio registrato in Italia non basta
Molti imprenditori investono per anni nella costruzione della reputazione del proprio brand, convinti che la registrazione italiana sia sufficiente a proteggerli.
La realtà è diversa.
Un soggetto estero potrebbe depositare e registrare lo stesso marchio, o un marchio molto simile, in uno Stato in cui l’impresa italiana non ha ancora ottenuto alcuna tutela.
In alcuni ordinamenti, soprattutto quelli che applicano rigorosamente il principio del “first to file”, chi deposita per primo ottiene una posizione giuridica estremamente forte, indipendentemente da chi abbia utilizzato il marchio in precedenza in altri Paesi.
Come può accadere in sole 24 ore
Immaginiamo un’azienda italiana che vende online prodotti in Europa, negli Stati Uniti o in Asia.
Il marchio è noto ai clienti, compare sul sito web, sui social network e sulle piattaforme di e-commerce internazionali.
Tuttavia, nessuna registrazione è stata effettuata nei mercati esteri di interesse.
Un concorrente, un distributore locale o persino un soggetto che monitora il mercato individua il potenziale commerciale di quel marchio e presenta rapidamente una domanda di registrazione nel proprio Paese.
L’operazione può richiedere poche ore.
Da quel momento l’imprenditore italiano si trova ad affrontare una situazione complessa, perché il soggetto che ha depositato il marchio potrebbe acquisire diritti che rendono molto più difficile l’ingresso o la permanenza sul mercato estero.
Ecco perché si parla spesso di marchi “rubati” all’estero in 24 ore: il deposito può essere estremamente rapido, mentre recuperare la situazione successivamente può richiedere anni e costi elevati.
I Paesi maggiormente a rischio
Le problematiche relative all’appropriazione di marchi da parte di terzi si verificano in numerose giurisdizioni.
Particolare attenzione deve essere prestata quando si intende operare in mercati strategici come Cina, Stati Uniti, Emirati Arabi Uniti, India, Turchia e Paesi del Sud America e del Sud-Est asiatico.
In molti casi, distributori, importatori o soggetti terzi registrano marchi stranieri prima che il titolare originario abbia provveduto a farlo.
Le conseguenze per l’impresa italiana
Quando il marchio viene registrato da terzi all’estero, le conseguenze possono essere particolarmente gravi.
L’impresa potrebbe trovarsi a non poter utilizzare il proprio marchio in quel Paese, ricevere diffide e contestazioni, perdere accordi commerciali e distributivi. dover modificare il brand per il mercato estero, affrontare procedure amministrative o giudiziarie costose ed acquistare il marchio dal soggetto che lo ha registrato.
In alcuni casi, l’imprenditore è costretto a sostenere costi enormemente superiori rispetto a quelli che avrebbe sostenuto per una registrazione preventiva.
L’errore più comune: aspettare di avere clienti all’estero
Molte aziende decidono di registrare il marchio all’estero soltanto dopo aver iniziato a esportare.
Si tratta di una scelta rischiosa.
La tutela dovrebbe essere pianificata prima dell’ingresso nel mercato estero, o quantomeno contestualmente alle prime attività commerciali internazionali.
Nel commercio elettronico globale, infatti, il marchio diventa immediatamente visibile anche nei Paesi in cui non è ancora protetto.
Come proteggere il marchio a livello internazionale
La strategia di tutela deve essere costruita sulla base degli obiettivi commerciali dell’impresa.
Gli strumenti più utilizzati comprendono la registrazione del marchio dell’Unione Europea; le registrazioni nazionali nei Paesi strategici, la registrazione internazionale attraverso il Sistema di Madrid, il monitoraggio delle domande depositate da terzi e l’attività di sorveglianza e opposizione.
Ogni caso richiede una valutazione specifica che tenga conto dei mercati di interesse, del settore di attività e dei piani di sviluppo aziendale.
Proteggi il tuo marchio prima di esportare
Il marchio rappresenta uno degli asset più importanti di qualsiasi impresa. Lasciarlo privo di tutela nei mercati esteri significa esporsi a rischi che possono compromettere anni di investimenti, marketing e sviluppo commerciale.
Lo Studio Legale Sisto, specializzato in marchi, brevetti e proprietà industriale, assiste aziende italiane nella registrazione e protezione dei marchi in Italia, nell’Unione Europea e nei principali mercati internazionali.
Se stai esportando prodotti, vendendo online o programmando l’espansione della tua attività all’estero, è opportuno verificare tempestivamente il livello di protezione del tuo marchio e valutare una strategia internazionale adeguata.