Avere sviluppato un’invenzione innovativa non significa essere automaticamente protetti anche all’estero.
Uno degli equivoci che incontro più frequentemente riguarda proprio l’estensione territoriale della tutela brevettuale: non esiste, infatti, un brevetto italiano automaticamente valido in Europa o nel resto del mondo.
Se un’impresa o un inventore intende commercializzare un nuovo prodotto anche fuori dall’Italia, concederlo in licenza, produrlo all’estero o impedire ai concorrenti di sfruttare la stessa soluzione tecnica in altri mercati, è necessario pianificare per tempo una corretta strategia di protezione internazionale dell’invenzione.
Le possibilità sono diverse e la scelta tra brevetto europeo, domanda internazionale PCT e depositi nazionali dipende dal progetto imprenditoriale, dai mercati di interesse, dai costi sostenibili e, soprattutto, dai tempi.
Vediamo quindi come funziona.
Un brevetto italiano protegge anche all’estero?
No. Il brevetto ha natura territoriale. In linea generale, un brevetto italiano produce i propri effetti in Italia e non consente al titolare di impedire automaticamente lo sfruttamento dell’invenzione in Francia, Germania, Stati Uniti, Cina o in altri Paesi.
Per ottenere protezione all’estero occorre quindi estendere la tutela attraverso gli strumenti previsti dalle convenzioni internazionali e dalle normative dei singoli Stati.
Questo non significa, tuttavia, che sia necessario depositare immediatamente una domanda di brevetto in ogni Paese del mondo.
Esistono procedure che permettono di organizzare l’estensione internazionale in maniera più razionale.
Quanto tempo ho per estendere all’estero un brevetto italiano?
Questo è uno degli aspetti più importanti dell’intera strategia brevettuale.
Chi deposita una prima domanda di brevetto in Italia può normalmente rivendicarne la priorità entro 12 mesi per successive domande relative alla stessa invenzione depositate all’estero.
In termini pratici, il primo deposito può rappresentare il punto di partenza della strategia internazionale.
Entro il periodo di priorità sarà possibile valutare, ad esempio, se procedere con:
a) una domanda di brevetto europeo;
b) una domanda internazionale PCT;
c) depositi diretti nei singoli Stati.
Rispettare questo termine è fondamentale.
Una strategia di internazionalizzazione del brevetto dovrebbe quindi essere valutata molto prima della scadenza dei dodici mesi e non negli ultimi giorni disponibili.
Che cos’è il brevetto europeo?
Il brevetto europeo consente di richiedere la protezione dell’invenzione attraverso una procedura centralizzata davanti all’Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO).
Con un’unica domanda viene avviata una procedura di esame che può condurre alla concessione di un brevetto europeo.
Il vantaggio è evidente: invece di affrontare fin dall’inizio procedure di concessione completamente separate in numerosi Stati europei, il richiedente può utilizzare una procedura centralizzata.
È però importante chiarire un punto.
Il brevetto europeo non deve essere confuso con un generico “brevetto valido automaticamente in tutta Europa”.
Dopo la concessione occorre valutare in quali Stati ottenere o mantenere concretamente la protezione, tenendo conto delle regole applicabili e della possibilità, quando ne ricorrono le condizioni, di richiedere l’effetto unitario.
Brevetto europeo e brevetto unitario sono la stessa cosa?
No. Il brevetto europeo viene concesso dall’EPO secondo la Convenzione sul Brevetto Europeo.
Il brevetto europeo con effetto unitario, comunemente chiamato brevetto unitario, consente invece, dopo la concessione del brevetto europeo e nel rispetto dei relativi requisiti e termini, di ottenere una protezione unitaria negli Stati membri dell’Unione europea partecipanti al sistema e nei quali l’effetto unitario opera.
La scelta tra brevetto europeo tradizionale ed effetto unitario merita quindi una valutazione specifica.
Non sempre la soluzione territorialmente più estesa è necessariamente quella più adatta all’impresa.
Occorre considerare dove sono localizzati i concorrenti, dove viene prodotto il bene, quali sono i mercati commercialmente rilevanti e dove potrebbe concretamente verificarsi una contraffazione.
Che cos’è il brevetto internazionale PCT?
Quando si parla di “brevetto internazionale” occorre fare un’altra precisazione. Non esiste un unico brevetto mondiale che, con una sola concessione, attribuisca automaticamente un diritto esclusivo in tutti i Paesi.
Il PCT – Patent Cooperation Treaty consente invece di presentare una domanda internazionale di brevetto attraverso una procedura unificata.
È uno strumento particolarmente utile quando l’inventore o l’impresa è interessato a più mercati e non vuole decidere immediatamente in quali singoli Stati proseguire la protezione.
La procedura PCT permette, in sostanza, di mantenere aperta per un periodo più lungo la possibilità di entrare nelle successive fasi nazionali o regionali nei Paesi di interesse.
A cosa serve concretamente una domanda PCT?
Immaginiamo che un’impresa italiana abbia sviluppato un nuovo dispositivo e, dopo il primo deposito italiano, ritenga potenzialmente interessanti il mercato europeo, gli Stati Uniti, il Giappone e altri mercati extraeuropei.
A dodici mesi dal primo deposito potrebbe non avere ancora elementi sufficienti per decidere dove investire.
Potrebbero essere ancora in corso: test commerciali, trattative con investitori, accordi con distributori, ricerche di partner industriali, valutazioni sui mercati esteri overifiche sulla reale redditività del prodotto.
La procedura PCT consente di posticipare la scelta definitiva dei Paesi nei quali proseguire la tutela, senza dover sostenere immediatamente tutti i costi collegati a una pluralità di depositi nazionali.
Non elimina tali costi, ma consente di distribuirli nel tempo e di assumere decisioni più consapevoli.
Quanto dura la fase internazionale PCT?
La domanda PCT attraversa una fase internazionale, al termine della quale occorrerà normalmente entrare nelle fasi nazionali o regionali dei Paesi nei quali si vuole effettivamente ottenere il brevetto.
La scadenza è generalmente collocata a 30 o 31 mesi dalla data di priorità, a seconda dell’ufficio e della procedura interessata.
Il termine concreto deve però essere verificato caso per caso.
Questo periodo può essere strategicamente molto importante perché offre all’impresa ulteriore tempo per capire se l’investimento internazionale sia economicamente giustificato.
Brevetto europeo o PCT: quale scegliere?
Non esiste una risposta valida per tutti.
Se l’interesse commerciale è sostanzialmente concentrato in Europa, una domanda di brevetto europeo può rappresentare una soluzione efficiente.
Se, invece, l’invenzione presenta prospettive commerciali anche negli Stati Uniti, in Asia o in altri mercati internazionali, il PCT può offrire maggiore flessibilità.
In alcuni casi la strategia può svilupparsi secondo questo percorso:
primo deposito italiano → domanda PCT → ingresso nella fase europea e nelle fasi nazionali dei Paesi extraeuropei di interesse.
In altri casi può essere preferibile:
primo deposito italiano → domanda europea entro i 12 mesi di priorità.
In altri ancora può risultare economicamente più razionale procedere direttamente soltanto in alcuni Stati.
La scelta dovrebbe essere effettuata sulla base di una strategia industriale e commerciale, non semplicemente cercando di ottenere il maggior numero possibile di brevetti.
In quali Paesi conviene proteggere un’invenzione?
La domanda corretta non è necessariamente: “In quanti Paesi posso brevettare?”
È piuttosto:
“In quali Paesi il brevetto può creare un vantaggio competitivo concreto?”
Nella scelta considero normalmente diversi fattori tra i quali:
– mercati nei quali il prodotto sarà commercializzato;
– Paesi nei quali operano i principali concorrenti;
– luoghi nei quali il prodotto viene o potrebbe essere fabbricato;
– mercati nei quali esistono potenziali licenziatari;
– dimensione economica del mercato;
– probabilità di contraffazione;
– costi di acquisizione e mantenimento della protezione;
– effettiva possibilità di far valere il brevetto.
Un brevetto è uno strumento economico prima ancora che un titolo formale.
Proteggere l’invenzione in dieci Paesi privi di interesse commerciale può essere meno utile che ottenere una protezione efficace nei tre mercati realmente strategici.
Quanto costa un brevetto europeo o internazionale?
Non esiste un costo unico.
Il costo complessivo dipende da numerosi fattori: procedura scelta, numero di Paesi, complessità dell’invenzione, eventuali traduzioni, tasse ufficiali, attività professionale necessaria, fasi di esame, annualità e successive attività nazionali.
Anche per questo motivo la strategia territoriale dovrebbe essere definita prima di iniziare una costosa espansione internazionale.
Nel caso del PCT, inoltre, è importante ricordare che la procedura internazionale non sostituisce i successivi costi delle fasi nazionali o regionali.
Posso brevettare all’estero un’invenzione che ho già divulgato?
Questo è un punto particolarmente delicato.
Pubblicare l’invenzione sul proprio sito, mostrarla in una fiera, descriverla sui social network, inserirla in un catalogo commerciale o comunicarne pubblicamente le caratteristiche tecniche prima del deposito può compromettere il requisito della novità.
Per questo motivo la domanda di brevetto dovrebbe normalmente essere depositata prima della divulgazione dell’invenzione.
Anche le trattative con investitori, produttori o potenziali partner devono essere gestite con attenzione, valutando quando necessario adeguati accordi di riservatezza.
Il principio operativo è semplice:
prima si valuta la protezione brevettuale, poi si divulga l’invenzione.
Prima di estendere il brevetto conviene fare una ricerca di anteriorità?
Sì, soprattutto quando si prospettano investimenti significativi per la protezione internazionale.
Una ricerca di anteriorità brevettuale può aiutare a verificare l’esistenza di documenti anteriori rilevanti e a valutare con maggiore consapevolezza i requisiti di novità e attività inventiva.
Investire nell’estensione internazionale di una domanda senza avere adeguatamente analizzato lo stato della tecnica può significare sostenere costi considerevoli per una privativa che potrebbe incontrare importanti ostacoli durante l’esame.
La ricerca preventiva non garantisce la concessione del brevetto, ma rappresenta uno degli strumenti più utili per impostare correttamente la strategia.
Attenzione: brevettabilità e libertà di commercializzazione non sono la stessa cosa
Un ulteriore aspetto viene spesso trascurato.
Ottenere un brevetto sulla propria invenzione non significa necessariamente essere liberi di commercializzare il prodotto.
Un nuovo prodotto può infatti contenere caratteristiche innovative e brevettabili e, contemporaneamente, interferire con brevetti anteriori appartenenti a terzi.
Per questo, quando l’obiettivo non è soltanto brevettare ma anche immettere un nuovo prodotto sul mercato, può essere opportuno affiancare alla ricerca di brevettabilità una Freedom to Operate (FTO).
Le due analisi rispondono a domande differenti:
Ricerca di anteriorità: la mia invenzione può essere nuova e inventiva?
Freedom to Operate: posso produrre e commercializzare questo prodotto senza interferire con brevetti di terzi?
La distinzione diventa ancora più importante quando l’impresa intende entrare contemporaneamente in diversi mercati internazionali.
Quando iniziare a pianificare l’estensione internazionale?
Idealmente già al momento del primo deposito.
I dodici mesi di priorità non dovrebbero essere considerati semplicemente come una scadenza da ricordare, ma come un periodo nel quale definire una vera strategia.
In questo arco temporale è possibile valutare:
- solidità tecnica dell’invenzione;
- risultati della ricerca di anteriorità;
- mercati commercialmente più interessanti;
- Paesi dei principali concorrenti;
- budget disponibile;
- interesse di investitori e licenziatari;
- opportunità di procedere mediante brevetto europeo, PCT o depositi nazionali.
In questo modo il portafoglio brevettuale viene costruito intorno alle esigenze dell’impresa e non il contrario.
Domande frequenti sul brevetto europeo e internazionale
Esiste un brevetto valido in tutto il mondo?
No. Non esiste un unico brevetto mondiale automaticamente efficace in tutti gli Stati. Il sistema PCT consente una procedura internazionale unificata, alla quale devono poi seguire le fasi nazionali o regionali nei territori nei quali si intende ottenere protezione.
Quanto tempo ho per estendere un brevetto italiano all’estero?
Normalmente è possibile rivendicare la priorità della prima domanda entro 12 mesi dal deposito.
Con il PCT ottengo automaticamente un brevetto?
No. Il PCT è una procedura internazionale di domanda. La concessione dei brevetti avverrà successivamente secondo le procedure applicabili nelle fasi nazionali o regionali.
Posso ottenere un brevetto europeo partendo da un brevetto italiano?
È possibile utilizzare il primo deposito italiano come base per una successiva domanda europea rivendicandone, quando ne ricorrono i presupposti, la priorità entro il termine previsto.
Il brevetto europeo vale in tutta l’Unione europea?
Non automaticamente. Occorre distinguere il brevetto europeo tradizionale dal brevetto europeo con effetto unitario e valutare gli Stati nei quali si desidera ottenere la protezione.
Conviene il brevetto europeo o il PCT?
Dipende dai mercati di interesse. Se l’attività è concentrata in Europa può essere razionale procedere direttamente per via europea. Se sono rilevanti anche mercati extraeuropei, il PCT può consentire di mantenere aperte più opzioni territoriali.
È possibile proteggere un’invenzione negli Stati Uniti e in Europa?
Sì. La strategia può prevedere differenti percorsi, compresa una domanda PCT con successivo ingresso nelle rispettive fasi regionali o nazionali.
Proteggere un’invenzione all’estero richiede una strategia
Il valore di un brevetto non dipende dal numero di Stati indicati su una cartina geografica, ma dalla capacità della protezione ottenuta di difendere concretamente il mercato dell’impresa.
Per questo brevetto europeo, PCT e depositi nazionali non sono soluzioni alternative da scegliere in astratto, ma strumenti da utilizzare nell’ambito di una strategia costruita sull’invenzione e sul progetto commerciale.
Prima di estendere una domanda italiana all’estero è quindi opportuno valutare la brevettabilità dell’invenzione, i mercati realmente strategici, i concorrenti, i costi e le prospettive commerciali.
Una corretta pianificazione effettuata durante i primi dodici mesi può evitare costi inutili e, soprattutto, impedire di perdere opportunità di protezione che successivamente potrebbero non essere più recuperabili.
Lo Studio Legale Sisto assiste imprese e inventori nella tutela delle invenzioni in Italia e all’estero, dalla valutazione preliminare e dalla ricerca di anteriorità alla predisposizione della strategia di deposito, fino alle procedure europee e internazionali.
L’obiettivo non è semplicemente depositare una domanda di brevetto, ma individuare dove, quando e attraverso quale procedura sia realmente conveniente proteggere l’invenzione.