E’ una situazione tutt’altro che teorica.
Due fratelli lavorano per anni nella stessa azienda. Magari l’attività era stata avviata dal padre, il nome commerciale è quello della famiglia e nessuno, quando i rapporti erano buoni, si era mai preoccupato troppo di stabilire formalmente a chi appartenesse il marchio.
Quel nome, nel frattempo, è cresciuto insieme all’azienda. È finito sull’insegna, sui prodotti, sui cataloghi, sul sito internet, alle fiere. I clienti hanno imparato a conoscerlo.
Poi qualcosa cambia. I rapporti tra i fratelli si deteriorano, iniziano le discussioni sulla gestione dell’impresa o si decide di separare le rispettive attività.
Ed è in quel momento che uno dei due scopre che l’altro ha registrato a proprio nome il marchio dell’azienda di famiglia.
A quel punto la domanda arriva quasi spontanea: lo ha registrato lui, quindi il marchio è suo?
Non necessariamente.
La registrazione di un marchio attribuisce diritti molto importanti, ma non basta arrivare per primi all’Ufficio marchi per appropriarsi legittimamente di un segno che ha una storia precedente.
Ed è proprio quella storia che, in casi del genere, deve essere ricostruita.
Il primo che registra un marchio ne diventa sempre proprietario?
È probabilmente l’equivoco più frequente. “Il marchio l’ho registrato io, quindi è mio”.
In realtà, nel diritto industriale ed in particolare nelle norme relative ai marchi la questione può essere molto più complessa.
Il Codice della proprietà industriale stabilisce chi può ottenere una registrazione e contiene una previsione particolarmente importante per casi come questo: non può ottenere una registrazione per marchio d’impresa chi abbia presentato la domanda in malafede.
Di conseguenza, quando un fratello registra personalmente il marchio utilizzato da anni dall’azienda familiare, non bisogna limitarsi a leggere il nome indicato sul certificato. Bisogna tornare indietro e fare molta attenzione alla valutazione di una serie di documenti archiviati negli anni.
Chi utilizzava quel marchio prima del deposito? Da quanto tempo? Era il segno dell’attività personale di uno dei fratelli oppure identificava l’impresa comune? Chi ne aveva sostenuto i costi pubblicitari? Il pubblico a chi associava quel nome? E soprattutto: perché, dopo anni di utilizzo comune, uno dei fratelli ha deciso proprio in quel momento di registrarlo esclusivamente a proprio nome?
Sono domande che possono cambiare completamente il risultato della vicenda.
Il caso tipico: il marchio esiste da anni, ma nessuno lo aveva registrato
Pensiamo a una piccola o media impresa familiare. Il padre avvia l’attività negli anni Novanta. Successivamente entrano in azienda i due figli. Il cognome di famiglia diventa il nome con cui l’impresa è conosciuta sul mercato. Per vent’anni quel segno viene utilizzato sulle confezioni, nelle fatture, sul sito, sui mezzi aziendali e nella pubblicità.
Nessuno, però, registra il marchio. Finché l’azienda funziona e i rapporti familiari sono buoni, il problema sembra non esistere.
Quando nasce il conflitto, uno dei fratelli deposita quel nome come marchio a proprio nome. Dopo qualche tempo sostiene che l’altro non possa più utilizzarlo.
È davvero sufficiente quella registrazione?
No. O, quantomeno, non si può rispondere guardando soltanto la data del deposito.
Il marchio non nasce necessariamente il giorno in cui viene presentata la domanda di registrazione. Può esistere una storia commerciale precedente che deve essere attentamente valutata, anche sotto il profilo dell’eventuale preuso e degli altri diritti anteriori.
Soprattutto, occorre capire se il deposito sia stato effettuato legittimamente oppure se rappresenti il tentativo di trasformare in un diritto individuale un segno che, fino a quel momento, era stato utilizzato nell’ambito dell’impresa comune.
Quando la registrazione del fratello può essere in malafede
Qui bisogna essere precisi. Non ogni registrazione effettuata da un fratello è in malafede. E neppure basta dimostrare che chi ha depositato il marchio sapesse che quel segno era già utilizzato.
La malafede nella registrazione di un marchio deve essere valutata considerando tutte le circostanze concrete esistenti al momento del deposito.
La giurisprudenza ha più volte evidenziato la necessità di una valutazione complessiva: la conoscenza dell’utilizzo precedente del segno, l’origine del marchio, i rapporti intercorsi tra le parti, la sequenza temporale degli avvenimenti e la logica commerciale della registrazione possono concorrere a ricostruire le reali finalità perseguite dal richiedente.
Nel conflitto tra fratelli questo aspetto può diventare centrale.
Un conto è che il marchio sia stato registrato molti anni prima, nell’ambito di un’organizzazione dell’attività conosciuta e accettata da tutti.
Altro conto è che nessuno abbia mai sentito l’esigenza di intestarsi personalmente il marchio e che, appena nasce il conflitto familiare, uno dei fratelli corra a depositarlo a proprio nome. La differenza è evidente.
Se il deposito arriva subito dopo la lite tra fratelli
La cronologia, in queste controversie, spesso racconta molto.
Immaginiamo che i fratelli inizino a discutere nel mese di gennaio sulla futura gestione dell’azienda.
A febbraio uno dei due deposita personalmente il marchio utilizzato fino a quel momento dall’impresa.
A marzo invia all’altro una diffida sostenendo di essere l’unico titolare del segno e intimandogli di non utilizzarlo più.
Una sequenza del genere merita evidentemente di essere approfondita.
Bisognerà chiedersi se il deposito sia stato effettuato nell’ambito di una normale strategia di tutela del marchio oppure se sia stato utilizzato come strumento per acquisire una posizione di vantaggio nella separazione dell’attività.
In materia di malafede, infatti, conta anche la finalità perseguita attraverso la registrazione.
Ed è per questo che la data del deposito, da sola, non racconta necessariamente tutta la storia.
Il marchio era utilizzato dalla società, ma lo ha registrato personalmente uno dei fratelli
La situazione diventa ancora più interessante quando l’attività familiare viene esercitata attraverso una società.
Supponiamo che due fratelli siano soci di una S.r.l.
Per anni è la società a vendere i prodotti con quel marchio, pagare la pubblicità, partecipare alle fiere, emettere le fatture, gestire il sito internet e costruire la clientela.
Il marchio, però, non è registrato.
Uno dei due soci decide di depositarlo personalmente, indicando sé stesso come titolare.
Anche qui sarebbe sbagliato concludere: “È intestato a lui, quindi appartiene a lui”.
Occorre verificare perché il marchio sia stato intestato personalmente al socio, quali accordi esistessero, anche alla luce dei rapporti concretamente intercorsi tra le parti, e quale fosse la situazione precedente al deposito.
Il fatto che un marchio risulti formalmente intestato a una persona fisica non esaurisce necessariamente la questione della sua legittima titolarità.
E se il marchio è il cognome dei due fratelli?
È uno dei casi più delicati. Molte imprese italiane, soprattutto quelle familiari, utilizzano come marchio il cognome del fondatore.
Quando i figli proseguono insieme l’attività non sorgono particolari problemi. Il problema emerge quando le loro strade si dividono.
A quel punto entrambi possono pensare: “È il mio cognome, quindi posso usarlo”.
Ma non è sempre così semplice.
Una cosa è utilizzare il proprio nome nella vita personale. Altra cosa è utilizzare quel nome come segno distintivo di un’attività economica, soprattutto quando quel cognome è diventato nel tempo un marchio con una propria capacità distintiva e una propria reputazione commerciale.
Bisogna quindi valutare come il nome viene utilizzato, per quali prodotti o servizi, quali diritti siano sorti nel tempo e se le modalità del nuovo utilizzo siano idonee a creare confusione sul mercato.
Il semplice fatto di portare lo stesso cognome non risolve, da solo, il problema.
Come si dimostra che il marchio apparteneva alla storia dell’azienda?
Quando esplode il conflitto, la documentazione diventa fondamentale. Ed è spesso qui che una controversia viene vinta o persa.
Bisogna ricostruire la vita del marchio prima della registrazione. Vecchi cataloghi, fatture, confezioni, fotografie dell’insegna, pubblicità, partecipazioni a fiere, pagine del sito internet, domini, profili social, corrispondenza con clienti e fornitori possono diventare elementi importanti.
Non interessa soltanto dimostrare che il nome esistesse. Bisogna dimostrare come veniva utilizzato e da chi.
Se, ad esempio, il marchio compare da quindici anni sui cataloghi della società e viene registrato personalmente da un socio soltanto dopo l’inizio della lite, quel dato avrà evidentemente un peso diverso rispetto a un marchio creato e utilizzato individualmente dallo stesso soggetto fin dall’origine.
Mio fratello ha già ottenuto la registrazione: ormai è troppo tardi?
No. Il fatto che il marchio sia stato registrato non significa che la registrazione non possa più essere contestata.
Occorre innanzitutto verificare quale segno sia stato registrato, la data della domanda, il titolare, le classi di prodotti e servizi rivendicate e il territorio per il quale è stata ottenuta la protezione. Poi bisogna confrontare questi dati con la situazione precedente.
Il Codice della proprietà industriale italiano nonchè i Regolamenti UE escludono la possibilità di ottenere e mantenere una registrazione quando la domanda sia stata presentata in malafede.
Naturalmente, non basta affermare che il deposito è stato fatto in malafede: occorre provarlo.
Ed è per questo che la ricostruzione dei rapporti precedenti tra i fratelli e della storia commerciale del segno assume tanta importanza.
Il fratello titolare del marchio può impedire all’altro di usarlo?
Anche questa domanda non può essere risolta semplicemente mostrando il certificato di registrazione. Il titolare di un marchio registrato dispone certamente di un diritto di esclusiva e può, ricorrendone i presupposti, impedire a terzi determinati utilizzi di segni identici o simili.
Ma se proprio la validità o la legittimità di quella registrazione viene contestata, la situazione cambia.
Quando un fratello riceve una diffida nella quale l’altro sostiene: “Il marchio è registrato a mio nome, quindi da domani non puoi più utilizzarlo”,
In questi casi può essere necessario affrontare un vero e proprio contenzioso sul marchio, valutando sia la validità del titolo sia i diritti anteriori delle parti.
la prima cosa da fare non è necessariamente cessare immediatamente qualsiasi uso.
Bisogna prima verificare se quella pretesa sia effettivamente fondata.
Potrebbero esistere un uso anteriore, altri diritti sul segno, rapporti societari rilevanti o circostanze idonee a mettere in discussione la registrazione stessa.
Ogni situazione deve essere valutata individualmente.
La vera domanda non è soltanto “chi ha registrato per primo?”
Nelle controversie familiari sul marchio, concentrarsi esclusivamente sul certificato può portare fuori strada.
La domanda corretta è più ampia: come è nato quel marchio e perché è stato registrato a nome di uno solo dei fratelli?
Da qui bisogna partire.
Se il segno è sempre appartenuto all’attività individuale di uno dei due e gli altri familiari ne erano semplicemente autorizzati all’uso, il deposito personale può avere una spiegazione perfettamente legittima.
Se, al contrario, il marchio è stato costruito dall’impresa familiare per anni e viene intestato improvvisamente a uno dei fratelli proprio quando iniziano i contrasti, la questione merita un’analisi completamente diversa.
È per questo che un fratello che registra a proprio nome il marchio dell’azienda di famiglia non ne diventa automaticamente e incontestabilmente il legittimo titolare per il solo fatto di averlo depositato per primo.
Come evitare che il marchio diventi un’arma nella lite familiare
La maggior parte di questi problemi potrebbe essere evitata quando i rapporti sono ancora buoni. Ogni impresa familiare dovrebbe sapere con chiarezza chi è il titolare del marchio.
La società? Il fondatore? I fratelli congiuntamente? Una società che concede il marchio in licenza all’impresa operativa?
Non esiste una soluzione valida per tutti.
Quello che dovrebbe essere evitato è lasciare la questione indefinita per vent’anni e affrontarla soltanto quando il rapporto familiare è ormai compromesso.
Perché, quando un marchio ha acquisito valore, la sua titolarità può diventare uno degli aspetti economicamente più importanti della separazione tra i soci.
Cosa fare se un fratello ha registrato il marchio dell’azienda di famiglia
Quando si scopre una registrazione di questo tipo, la prima cosa da fare è non fermarsi all’intestazione formale del marchio.
Bisogna verificare il deposito e, parallelamente, ricostruire tutto ciò che è avvenuto prima: origine del nome, primo utilizzo, pubblicità, rapporti societari, domini internet, clienti, documentazione commerciale e circostanze nelle quali è maturata la decisione di registrarlo.
Solo dopo questa analisi è possibile stabilire se il marchio sia stato legittimamente registrato oppure se esistano i presupposti per contestarne la titolarità o la validità.
Lo Studio Legale Sisto assiste imprese, imprenditori e soci nelle controversie relative alla titolarità dei marchi, alle registrazioni effettuate in malafede e all’utilizzo dei segni distintivi a seguito della separazione tra soci o componenti della stessa famiglia.
Se un fratello o un socio ha registrato a proprio nome il marchio utilizzato dall’azienda, il certificato di registrazione è il punto di partenza dell’analisi, non necessariamente la sua conclusione.