Il Tribunale dell’Unione Europea, con la recente sentenza del 10 ottobre 2019 (causa T-428/18), ha ribadito il principio della irregistrabilità di segni che traggono indebito vantaggio dall’uso di  marchi noti, quando terzi tentano di collocarsi sulla scia di tali marchi anteriori, al fine di beneficiare del loro potere di attrazione, della loro reputazione e del loro prestigio e di sfruttare, senza alcuna fatica, lo sforzo commerciale messo in atto dai proprietari dei marchi noti, per creare e mantenere l’immagine degli stessi.

In particolare la vicenda trae origine dall’opposizione presentata dalla  McDonald International Property Co. Ltd. avverso la domanda di registrazione del marchio figurativo “mc dreams hotels ” per servizi di fornitura di alloggi temporanei; opposizione che, dapprima rigettata dalla divisione Euipo, è stata poi accolta  dai Giudici Europei ai sensi dell’art. 8 par.5 del regolamento 2017/1001.

Più nello specifico a mente del suindicato articolo “il marchio è identico o simile al marchio anteriore, a prescindere dal fatto che i prodotti o i servizi per i quali si chiede la registrazione siano identici, simili o non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore, qualora, nel caso di un marchio UE anteriore, quest’ultimo sia il marchio che gode di notorietà nell’Unione o, nel caso di un marchio nazionale anteriore, quest’ultimo sia un marchio che gode di notorietà nello Stato membro in questione e l’uso senza giusto motivo del marchio depositato possa trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi”.

La protezione estesa accordata al marchio anteriore dall’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001 presuppone quindi il soddisfacimento di una serie di condizioni, tutte ritenute sussistenti dai Giudici Europei.  Innanzitutto che il marchio anteriore sia registrato. In secondo luogo, che il marchio anteriore e quello per il quale si richiede la registrazione siano identici o simili,  in terzo luogo che  il marchio anteriore, nel caso di un marchio dell’Unione europea, goda di una reputazione nell’Unione ed infine che l’uso senza una buona causa del marchio richiesto debba comportare il rischio che un profitto possa essere irragionevolmente derivato dal carattere distintivo o dalla reputazione del marchio anteriore o che il danno possa essere causato al carattere distintivo o alla fama di quest’ultimo segno. Queste condizioni sono cumulative, l’assenza di uno di questi è sufficiente a rendere inapplicabile l’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001.

In questa decisione, il Tribunale si è soffermato sulla “nozione di profitto per la quale l’uso sleale del marchio richiesto deriva indebitamente dalla reputazione del marchio anteriore e consiste nel rischio che l’immagine del marchio rinominato o le caratteristiche proiettate dal marchio vengano trasferite ai prodotti designati dal marchio richiesto, in modo tale che la loro commercializzazione sarebbe facilitata da tale associazione con il marchio precedentemente rinomato”

Nel caso di specie, il Tribunale UE ha ritenuto che il pubblico di riferimento potrebbe associare il marchio richiesto all’immagine di affidabilità, efficienza e servizio a basso costo del marchio Mc Donald’s e, per tale motivo, non solo avvantaggiarsi degli sforzi economici di quest’ultimo, ma anche privilegiare i servizi forniti dal richiedente a scapito dei servizi forniti dai suoi concorrenti.

Per tali motivi, il marchio richiesto in quanto posto sulla scia del marchio anteriore è stato ritenuto irregistrabile.

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