E’ questo un quesito piuttosto frequente che le imprese ci sottopongono ed a cui sovente rispondiamo che per poter rispondere compiutamente va eseguita una valutazione caso per caso.

Sull’argomento si è pronunciato il Tribunale di Bari che, ha accolto il ricorso d’urgenza proposto dalla Interflora Italia S.p.a. nei confronti della International Flora S.r.l.s. per l’illegittimo utilizzo, per la promozione dei propri servizi, del proprio marchio registrato e della keyword “Interflora” attraverso il servizio Google Ads (in passato Adwords).

Prima di addentrarci nella vicenda giudiziaria dobbiamo chiarire cosa è “Google Ads”.

E’, come ben noto, un servizio di pubblicità che consente di far apparire, tra i risultati di ricerca di Google, il link promozionale (sponsorizzato) dell’inserzionista ogni qual volta la parola chiave/keyworld viene digitata da un utente nella barra del motore di ricerca.

Ritornando a noi. Il codice della proprietà industriale (D. lgs. 30/2005) offre ampia tutela al titolare del marchio individuando specifici diritti in capo allo stesso  consistenti nel diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell’attività economica un segno identico o simile al marchio per prodotti o servizi identici o affini a quelli per cui esso è stato registrato se a causa dell’identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, o di utilizzare un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l’uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.

Sulla scorta di quanto innanzi il Tribunale di Bari ha quindi precisato come non sia possibile operare una presunzione di violazione del marchio altrui quando lo si utilizzi come parola chiave, dovendosi effettuare sempre una puntuale disamina della singola fattispecie anche ai fini della concorrenza sleale parassitaria da parte del terzo.

Pertanto, nel caso di specie “il titolare di un marchio che gode di notorietà ha il diritto di vietare ad un concorrente di fare pubblicità a partire da una parola chiave corrispondente a tale marchio che il suddetto concorrente, senza il consenso del titolare del marchio, ha scelto nell’ambito di un servizio di posizionamento su Internet, qualora detto concorrente tragga così indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio (parassitismo) oppure qualora tale pubblicità arrechi pregiudizio a detto carattere distintivo (diluizione) o a detta notorietà….Per contro, il titolare di un marchio che gode di notorietà non può vietare, in particolare, annunci pubblicitari fatti comparire dai suoi concorrenti a partire da parole chiave che corrispondono a detto marchio e propongono, senza offrire una semplice imitazione dei prodotti e dei servizi del titolare di tale marchio, senza provocare una diluizione o una corrosione e senza peraltro arrecare pregiudizio alle funzioni di detto marchio che gode di notorietà, un’alternativa rispetto ai prodotti o ai servizi del titolare di detto marchio”.

Il Tribunale di Bari ha quindi ritenuto che, nella controversia, il pregiudizio al marchio “Interflora” fosse indubbio dal momento che la parola chiave “interflora” riportava al sito della International Flora che offre servizi simili a quelli della ricorrente (consegna al domicilio di fiori)  ed il consumatore potrebbe essere tratto in inganno sulla provenienza degli stessi, pregiudicando quindi la funzione essenziale del marchio di garantire l’origine del prodotto, ma anche quella di garanzia di qualità. Il consumatore poteva essere indotta a credere che Vi siano legami tra la catena di fioristi.

Essendo indubbio che una delle funzioni principali del marchio sia proprio quella di consentire agli utenti/consumatori che scorrono i vari annunci pubblicati su Internet di distinguere i prodotti e servizi del titolare del marchio da quelli di altra provenienza, il Tribunale ordinava alla società concorrente la immediata interruzione di qualsivoglia utilizzo abusivo del marchio e della keyword “Interflora” sul motore di ricerca di Google, per promuovere i propri prodotti e/o servizi, con inibizione dell’uso e dell’inserimento della keyword “Interflora” come parola chiave negativa sul medesimo motore di ricerca.

Alla luce di ciò, quindi, l’uso di marchi altrui come parole chiave per servizi di posizionamento di Google possono costituire violazione di marchio quando il predetto uso sia idoneo a violare una delle funzioni del marchio, realizzando un effetto confusorio e/o ledendone l’immagine. Al contrario, in caso di utilizzo, ad esempio, a fini descrittivi (vendita di beni a marchio di terzi, termini generici, destinazione dei prodotti) tale utilizzo potrebbe essere considerato lecito.

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