Il Tribunale dell’UE con la decisione T-359/18 si è soffermato, tra gli altri argomenti trattati, sulla “prova d‘uso” che il titolare di un marchio anteriore, che abbia proposto opposizione alla domanda di registrazione di un marchio dell’Unione europea, debba fornire.
In particolare il Tribunale dell’UE veniva investito di una controversia avente ad oggetto il giudizio di confondibilità di due marchi, a seguito del ricorso proposto dal richiedente la registrazione del marchio comunitario, il quale contestava alla Commissione dell’Euipo di aver ritenuto dimostrato l’effettivo uso del marchio anteriore sebbene l’opponente, a suo parere, si fosse limitata a provare un uso meramente simbolico del marchio.
I Giudici Europei nel confermare la decisione della Commissione si sono soffermati sul disposto dell’art. 47 par. 2 e 3 del regolamento 2017/1001 per chiarire la portata dell’ “uso effettivo” del marchio.
Ai sensi del combinato disposto dei par. 2 e 3 dell’art. 47 Reg UE se il marchio anteriore è registrato da almeno cinque anni che precedono la data di deposito della domanda di marchio UE, il titolare del marchio, su istanza del richiedente, deve fornire la prova che il marchio anteriore è stato oggetto di uso effettivo nello Stato membro in cui è protetto per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato e sui quali si fonda l’opposizione, o che sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso, purché a quella data il marchio anteriore fosse registrato da almeno cinque anni. Se il marchio UE anteriore è stato utilizzato solo per una parte dei prodotti o dei servizi per cui è stato registrato, ai fini dell’esame dell’opposizione si intende registrato solo per tale parte dei prodotti o dei servizi. In mancanza di tale prova, l’opposizione è respinta.
I Giudici dell’UE hanno affermato che un marchio è oggetto di un uso effettivo allorché lo sfruttamento commerciale di tale marchio possa escludere ogni uso puramente fittizio di quest’ultimo, vale a dire un uso meramente simbolico, il cui unico obiettivo sia il mantenimento dei diritti conferiti da detto marchio. Nel valutare l’effettività dell’utilizzo del marchio il Tribunale ritiene che sia necessario prendere in considerazione tutti i fatti e le circostanze che possono provare l’effettività del suo sfruttamento commerciale, segnatamente gli usi considerati giustificati nel settore economico interessato, la natura di tali prodotti o servizi, le caratteristiche del mercato, l’ampiezza e la frequenza dell’uso del marchio.
Il problema di stabilire se un uso sia quantitativamente sufficiente per conservare o creare quote di mercato per i prodotti o servizi protetti dal marchio anteriore dipende così da diversi fattori e da una valutazione caso per caso. Pertanto, non è possibile stabilire a priori, astrattamente, quale misura quantitativa debba essere considerata per verificare se l’uso sia serio oppure no. Qualora risponda ad una giustificazione commerciale reale, un uso anche minimo può bastare ad attestare la sussistenza di un uso effettivo.
Pertanto il Tribunale nella valutazione delle circostanze concrete ha ritenuto che l’opponente avesse fornito la prova dell’uso effettivo attraverso l’allegazione di fatture che sebbene di modico calorie dimostravano un uso frequente/continuativo di detto marchio durante il periodo rilevante, tale da escludere un uso meramente simbolico.
Per i Giudici dell’UE infatti era stata fornita la prova della l’intensità dell’uso del marchio anteriore in Italia. dal momento che “il fatturato realizzato nonché il numero di vendite di prodotti con il marchio anteriore non devono essere giudicati in assoluto, ma devono essere valutati rispetto ad altri fattori pertinenti, come il volume dell’attività commerciale, le capacità di produzione o di commercializzazione o il grado di diversificazione dell’impresa che sfrutta il marchio nonché le caratteristiche dei prodotti o dei servizi nel mercato di riferimento”. Inoltre poiché le fatture erano emesse a diverse società, riguardavano diversi prodotti protetti dal marchio anteriore e recavano, per ciascun anno, numeri molto distanti, si presupponeva che tali fatture fossero state presentate a titolo meramente esemplificativo e non rappresentassero l’importo delle vendite reali dei prodotti contrassegnati dal marchio.
Per i Giudici dell’UE l’obbligo di addurre la prova dell’uso effettivo del marchio anteriore non è diretto a controllare la strategia commerciale del titolare di questo marchio. Infatti, non è escluso che per quest’ultimo sia economicamente ed obiettivamente giustificato commercializzare un prodotto o una gamma di prodotti anche se la loro quota nel suo fatturato annuo è irrisoria.
Ciò che conta è fornire prove dell’attività economica realizzata attraverso lo sfruttamento commerciale di tale marchio che siano sufficienti per escludere ogni uso puramente fittizio di quest’ultimo e che attestino gli sforzi concreti compiuti dal suo titolare per creare uno sbocco commerciale sul mercato rilevante.