La recentissima ordinanza cautelare del Tribunale di Roma del 15.07.2020 ci offre un importante spunto per soffermarci sulla “portata” della tutela del marchio debole.

La decisione scaturisce dal ricorso cautelare proposto da Facile.it S.p.a. nei confronti di FACILE RISTRUTTURARE S.r.l. per la cessazione, tra le altre cose, dell’’uso, a qualunque titolo, dei segni di cui è titolare aventi quale componente la parola “facile” in quanto contraffazione dei propri marchi “facile.it”.

Come è noto i marchi deboli sono tali in quanto risultano concettualmente legati al prodotto o al servizio per non essere andata la fantasia che li ha concepiti oltre il rilievo di un carattere, o di un elemento degli stessi, ovvero per l’uso di parole di comune diffusione che non possono essere oggetto di un diritto esclusivo. Peraltro, la loro “debolezza” non incide sull’attitudine alla registrazione, ma soltanto sull’intensità della tutela che ne deriva atteso che sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte (cfr. Cass. 13 febbraio 2019, n. 4254; Cass. 18 maggio 2018, n. 12368; Cass. 25 gennaio 2016, n. 1267; Cass. 2 febbraio 2015, n. 1861; Cass. 26 giugno 2007, n. 14787).

Nella ordinanza si legge che sebbene il segno “facile”, autonomamente considerato, sia un aggettivo privo di autonomo carattere distintivo in quanto generico e descrittivo, così come il suffisso “it” in sé considerato, trattandosi di estensione finale e non caratterizzante dei nomi a dominio (“top level domain name” o “TLD”), la combinazione dei due elementi “Facile” e “.it” conferisce in concreto capacità distintiva al marchio. Ciò in quanto l’accostamento dei due elementi descrittivi crea un’espressione nuova (cfr. tra le altre, Trib. Milano, 29.8.2000), a sua volta dotata di una propria individualità distinta da quella delle singole locuzioni che la compongono.

Devono quindi reputarsi confondibili per il Tribunale di Roma i segni utilizzati dalla resistente che, accostando all’aggettivo “Facile” il suffisso “.it” o “it”, riproducono l’intero marchio d’insieme “Facile.it”, interferendo così direttamente con il suo ambito di protezione. Si esclude invece un rischio di confusione e/o di associazione per quei i marchi che utilizzano quale nucleo espressivo l’aggettivo di uso comune “facile” – non monopolizzabile da alcun operatore commerciale – associato ad altre parole in funzione secondaria e meramente descrittiva dei servizi, ma senza l’accostamento dell’aggettivo in parola al suffisso “.it” o “it”, ritenendo che in tali casi l’uso da parte della resistente di tali marchi non interferisca con l’ambito di tutela dei marchi di parte ricorrente, “Facile.it”.

 

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