Con ordinanza n.34531 del 27.12.2019 la Corte di Cassazione si è soffermata sull’art. 12, comma 1, lett.a  del D.Lgs 30/2005, accordando tutela al “preuso del marchio di fatto” sulla base di una notorietà puramente locale e ritenendo sussistenti le condizioni per la coesistenza del marchio preusato e di quello successivamente registrato.

In particolare la Corte di Cassazione – confermando quanto deciso in primo grado ed in appello – ha rigettato il ricorso per contraffazione proposto dalla Jack Daniel’s Properties che, nell’anno 1990, aveva esteso la tutela del marchio JACK DANIEL’S depositato nel 1979 per i prodotti ricompresi nella classe 33 (bevande alcoliche) anche al settore dell’abbigliamento, ritenendo sussistere a favore del resistente Franco Cecchi un comprovato diritto di preuso risalente al 1986 e, dunque, ad epoca precedente il primo deposito, da parte della società statunitense, del marchio JACK DANIEL’S nel settore dell’abbigliamento.

La Cassazione è addivenuta a tanto applicando il principio sancito dall’art.12, comma 1, lett.a  del D.Lgs 30/2005.  Dal  tenore letterale della norma si evince, infatti, che laddove il preuso di un marchio di fatto abbia notorietà nazionale, il preutente ha su di esso un diritto esclusivo con conseguente invalidità del marchio successivamente registrato per mancanza di novità. Diversamente, come nella fattispecie al vaglio della Cassazione, qualora il preuso non comporti notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non è esclusa la novità del marchio successivo e quindi la possibilità che il medesimo costituisca oggetto di registrazione, ma il preutente ha diritto di continuare ad usare il marchio nei limiti dell’uso fattone.

Nella fattispecie la “commercializzazione nell’ambito della vendita ambulante e solo limitatamente nell’ambito di taluni negozi…, in assenza di qualsiasi attività pubblicitaria, non ha conferito notorietà al marchio di fatto in questione. Può quindi essere escluso che il preuso dedotto dalle parti convenute infici la validità dei marchi di parte attrice; resta però il fatto che il preuso dedotto risulta provato e che pertanto lo stesso può essere legittimamente proseguito ai sensi dell’art. 12 c.p.i.».

Pertanto, dal momento che il preuso è rimasto noto solo a livello locale, in ottemperanza a quanto disposto dalla norma su indicata, la Corte di legittimità ha rigettato il ricorso della Jack Daniel’s Properties stabilendo che si sono venute a verificare, nella specie, le condizioni per l’attuazione di quel regime di «duopolio», atto a consentire, nell’ambito locale, la coesistenza del marchio preusato e di quello successivamente registrato.

 

Chiama ora!

Lo Studio ha istituito un numero verde gratuito nazionale  per le aziende ed i professionisti che hanno intenzione di avvalersi  dei nostri servizi su tutto il territorio nazionale:

 

Compila il Form

nel modo più dettagliato possibile

Sarai ricontattato al più presto